OGH 4Ob93/92

Spruch:

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit S 19.069,20 (darin enthalten S 3.178,20 Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin, eine GmbH mit dem Sitz in Hamburg, betreibt den Handel mit Süßwaren teilweise in eigenen Geschäften, teilweise durch Franchisenehmer; sie führt als Gesamtrechtsnachfolgerin die Geschäfte der am 4.3.1988 gelöschten "Candy & Company Hüttmann & Timm OHG" fort.

Die Beklagte ist eine OHG mit dem Sitz in Graz. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erzeugung und dem Vertrieb von Teigwaren, darüber hinaus aber auch mit dem Handel mit Süßwaren.

Zwischen der "Candy & Company Hüttmann & Timm OHG" und der in Gründung befindlichen "Food & Candy Handelsgesellschaft mbH"/Graz fanden bis Jahresende 1987 Gespräche über den Abschluß eines Franchisevertrages statt. Die in Gründung befindliche GmbH war dabei durch Judith G***** und Mag.Karl K*****, den geschäftsführenden Gesellschafter der Beklagten, vertreten. Nachdem eine von der "Candy & Company Hüttmann & Timm OHG" stammender Vertragsentwurf vom 21.12.1987 (Beilage C) von den Proponenten der "Food & Candy Handelsgesellschaft mbH" abgelehnt worden war, wurden die Vertragsgespräche abgebrochen.

Am 14.12.1987 meldete die Beklagte folgende - im Franchisevertragsentwurf als Kennzeichen (Name) der Franchisegeberin angeführte - Wort-Bild-Marke für die Warenklasse 30 (Süßwaren, Bonbons, Konfekt) beim Österreichischen Patentamt an:

Diese Marke wurde mit dem Beginn der Schutzdauer 10.8.1988 unter der Nr. 120.789 registriert.

Die "Candy & Company Hüttmann & Timm OHG" meldete am 16.2.1988 beim Österreichischen Patentamt die völlig identische Wort-Bild-Marke für diese Warenklasse an. Die Registrierung erfolgte mit dem Beginn der Schutzdauer 2.9.1988 unter der Registernummer 121.104.

Im März 1988 gründeten Mag.Klaus K***** und die G***** Vermögensverwaltungs GmbH die "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH"/Graz. Am 9.6.1989 schloß die Beklagte mit dieser Gesellschaft einen Lizenzvertrag über die Marke Nr. 120.789 ab. Die "Candy & Candy Handelsgesellschaft" mbH benützt allerdings nur folgende, von ihr am 29.4.1988 beim Österreichischen Patentamt ebenfalls für die Warenklasse 30 angemeldete Wort-Bild-Marke, welche unter der Nr. 120.845 registriert wurde:

Bereits am 20.7.1987 hatte Reinhard O***** - ein Franchisepartner der Rechtsvorgängerin der Klägerin - die Wortmarke "Candy & Company" ua für die Warenklasse 30 beim Österreichischen Patentamt angemeldet. Diese Marke wurde mit dem Beginn der Schutzdauer 1.6.1988 unter der Nummer 119.744 im Markenregister eingetragen. Mit Beschluß des Österreichischen Patentamtes vom 22.9.1989 wurde diese Wortmarke auf die Klägerin umgeschrieben.

Mit dem - noch nicht rechtskräftigen - Beschluß des Österreichischen Patentamtes vom 30.8.1990 wurde die Wort-Bild-Marke der Beklagten Nr. 120.789 infolge eines Löschungsantrages des Reinhard O***** mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt ihrer Registrierung an gelöscht.

Die Klägerin beantragt, die Beklagte schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen,

in Österreich im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Candy & Company", insbesondere in der Ausgestaltung der beim Österreichischen Patentamt registrierten Marke Nr. 120.789, zu benützen, insbesondere durch Übertragung von Nutzungsrechten daran an Mitbewerber der Klägerin zur Kennzeichnung von Süßwaren, einschließlich Schokolade und Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie Speiseeis;

in eventu, den mit der "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" geschlossenen Lizenzvertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beenden und die Marke Nr. 120.789 der Klägerin zu übertragen.

Die Klägerin betreibe - als Gesamtrechtsnachfolgerin der "Candy & Company Hüttmann & Timm OHG"-Süßwaren. Ihr Unternehmen werde durch zeitgemäße Geschäftsausstattungen, Warendarbietungen und Verpackungen geprägt. Sie sei in mehreren europäischen Staaten durch Franchisenehmer tätig. Die gleichartigen Geschäfte seien stets mit dem Zeichen "Candy & Company" versehen. Für dieses Zeichen habe die Klägerin in diesen Ländern bereits Verkehrsgeltung erlangt. In Österreich sei das Zeichen zumindest in den mit der Süßwarenbranche vertrauten Geschäftskreisen verkehrsbekannt. Im März 1987 habe die Rechtsvorgängerin der Klägerin mit der in Gründung befindlichen "Food & Candy Handelsgesellschaft mbH" Vertragsverhandlungen aufgenommen, um ihr Franchisenetz auch nach Österreich auszudehnen. Im Zuge dieser Vertragsverhandlungen seien der in Aussicht genommenen Franchisepartnerin alle Informationen über das Franchisesystem und damit auch über das Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" zur Verfügung gestellt worden. Noch vor dem Scheitern der Vertragsverhandlungen habe die Beklagte dieses Zeichen beim Österreichischen Patentamt für sich als Marke registrieren lassen. Erst danach habe die Rechtsvorgängerin der Klägerin dasselbe Zeichen für sich in Österreich als Marke angemeldet. Den Verhandlungspartnern der Rechtsvorgängerin der Klägerin sei es gar nicht darum gegangen, einen Franchisevertrag abzuschließen; sie seien nur daran interessiert gewesen, das Franchisesystem kennenzulernen und in sittenwidriger Weise auf eigene Rechnung zu verwerten. So habe die neugegründete "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" das Vertriebssystem der Rechtsvorgängerin der Klägerin kopiert und die mit dem Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" verwechselbar ähnliche Marke "Candy & Candy" für sich registrieren lassen. Die Beklagte habe der "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" die Lizenz an der Wort-Bild-Marke Nr. 120.789 nur deshalb erteilt, um ihr ein Mittel zur Abwehr der von der Klägerin erhobenen Unterlassungsklage in die Hand zu geben. Das Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" sei aber bloß für die gemeinsame Tätigkeit im Rahmen eines Franchiseverhältnisses vorgesehen gewesen. Die - ohne Zustimmung der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin erfolgte - Registrierung der Wort-Bild-Marke Nr. 120.789 durch die Beklagte habe somit, da damit wertvoller Besitzstand der Rechtsvorgängerin der Klägerin treuwidrig ausgenützt worden sei, gegen die guten Sitten verstoßen. Die Ausübung von Rechten an dieser Marke - insbesondere die Erteilung von Lizenzen daran - erfolge somit rechtsmißbräuchlich. Die Beklagte hafte für die von ihrem persönlich haftenden Gesellschafter begangenen sittenwidrigen Handlungen. Der Unterlassungsanspruch werde aber auch auf die von der Klägerin erworbenen prioritätsälteren Rechte an der Wortmarke "Candy & Company" Nr. 199.744 gestützt. Das Eventualbegehren sei berechtigt, weil die Vertragsverhandlungen gescheitert seien und deshalb die Berechtigung der Beklagten, das während der Vertragsverhandlungen erworbene Markenrecht zu behalten, weggefallen sei.

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. Nach dem - nicht vom Gesellschafter der Beklagten verursachten - Scheitern der Vertragsverhandlungen habe die "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" eine Vertriebsvereinbarung mit einem Mitbewerber der Klägerin abgeschlossen. Das nunmehr verwendete Vertriebssystem beruhe nicht auf Konzepten der Klägerin. In der Bundesrepublik Deutschland bestünden eine Reihe moderner Unternehmenskonzepte für den Süßwarenhandel. Das Verhalten der Klägerin, die unzulässige Vorratsmarke Nr. 119.744 nur zu dem Zweck zu erwerben, um eine gegenüber dem Markenrecht der Beklagten prioritätsältere Marke zu erlangen, sei sittenwidrig. Die Klageführung erfolgen - ebenso wie das gegen die Beklagte angestrengte Markenlöschungsverfahren - rechtsmißbräuchlich. Die Beklagte hingegen habe beim Erwerb ihres Markenrechtes nicht sittenwidrig gehandelt. Nach den Erklärungen der Vertreter der Rechtsvorgängerin der Klägerin sei für das Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" in der Bundesrepublik Deutschland kein Markenrecht erreichbar gewesen. Deshalb habe einer von ihnen, Karl-Dirk H*****, auf die Frage Mag.K*****s, ob Einwände gegen eine Registrierung dieses Zeichens in Österreich bestehen, erklärt, daß keine Einwände erhoben würden. Auch gegen das Markenrecht der Beklagten sei die Klägerin zunächst nicht vorgegangen. Im übrigen seien die Ausstattungen und Kennzeichen der Klägerin nicht schützbar.

Das Erstgericht wies die Klage zur Gänze ab. Neben dem eingangs wiedergegebenen Sachverhalt stellte es noch fest, daß Karl-Dirk H***** "mit der Registrierung der Marke in Österreich einverstanden war". Bei der Süßwarenmesse in Köln am 31.1.1988 habe Mag.G***** dem Vertreter der Rechtsvorgängerin der Klägerin Visitenkarten mit der streitgegenständlichen Wort-Bild-Marke überreicht. Die Verwendung dieser Marke sei nicht beanstandet worden.

Diesen Sachverhalt beurteilte das Erstgericht dahin, daß die Beklagte die streitgegenständliche Wort-Bild-Marke von der Klägerin unabhängig vom Ausgang der Vertragsgespräche erworben habe. Da die Löschung der Wort-Bild-Marke Nr. 120.789 nicht rechtskräftig sei, sei diese Marke als rechtsbeständig anzusehen. Die von der Klägerin erworbene Wortmarke "Candy & Company" Nr. 119.744 sei als schwaches Kennzeichen nicht geeignet, mit der Wort-Bild-Marke der Beklagten verwechselt zu werden. Außerdem liege die Zustimmung der Klägerin zum Markenerwerb der Beklagten vor. Da der zwischen der Beklagten und der "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" geschlossene Lizenzvertrag nicht in die Markenrechte der Klägerin eingreife, sei auch das Eventualbegehren unbegründet.

Das Berufungsgericht gab dem Unterlassungshauptbegehren statt und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000 übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei. Der Unterlassungsanspruch sei unabhängig davon berechtigt, ob der Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin der Registrierung der Marke durch die Beklagte vorbehaltlos zugestimmt habe. Die Klägerin habe die prioritätsältere Wortmarke "Candy & Company" Nr. 119.744 erworben. Dieser Erwerb habe nicht gegen die guten Sitten verstoßen, weil nicht erwiesen sei, daß dabei ausschließlich oder doch im wesentlichen beabsichtigt worden wäre, die Beklagte zu schädigen. Mit Rücksicht auf die im Jahr 1987 laufenden Vertragsverhandlungen und den damaligen Zweifel an der Registrierbarkeit dieses Zeichens als Marke sei es durchaus verständlich, daß die Klägerin gegen die Anmeldung dieses Zeichens durch die Beklagte zunächst nichts eingewendet habe. Schon mit der Anmeldung ihrer identischen Marke Nr. 121.104 habe jedoch die Rechtsvorgängerin der Klägerin ihr Interesse an einem eigenen markenrechtlichen Schutz ihres Zeichens zum Ausdruck gebracht. Der Umstand, daß die Klägerin mit der Unterlassungsklage dennoch zugewartet habe, bis die Marke Nr. 119.744 auf sie umgeschrieben wurde, könne ihr nicht zum Nachteil gereichen.

Die Wort-Bild-Marke der Beklagten Nr. 120.789 sei der prioritätsälteren Wortmarke der Klägerin Nr. 119.744 verwechselbar ähnlich. Beide Marken würden durch den Wortlaut "Candy & Company" geprägt. Das sonstige graphische Erscheinungsbild der Marke der Beklagten trete demgegenüber in den Hintergrund. Die kennzeichnende Wortfolge sei markenrechtlich schützbar, weil die Kombination der fremdsprachigen Wörter "Candy" und "Company" im Zusammenhalt mit dem Zeichen für das Wort "und" als Neuschöpfung Kennzeichnungskraft habe. Durch die Eintragung der Wortmarke "Candy & Company" sei der Beweis erbracht, daß die Eintragungsvoraussetzungen im Prioritätszeitpunkt vorgelegen waren; den Gegenbeweis habe die Beklagte nicht angetreten. Schon im Hinblick auf den Schutz ihrer prioritätsälteren Marke sei der Unterlassungsanspruch der Klägerin berechtigt.

Gegen dieses Urteil richtet sich die wegen Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung erhobene Revision der Beklagten mit dem Antrag, das Urteil des Erstgerichtes wiederherzustellen; hilfsweise werden auch Aufhebungsanträge gestellt.

Die Klägerin beantragt, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung​

Die gerügte Mangelhaftigkeit liegt nicht vor. Das Berufungsgericht ist nicht etwa - ohne eigene Beweisaufnahmen - von den Feststellungen des Erstgerichtes abgegangen; es war vielmehr rechtlich der Auffassung, daß alle Fragen ausgeklammert werden könnten, die mit dem Markenerwerb durch die Beklagte zusammenhängen, insbesondere auch die Frage der Zustimmung durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin. Die Klägerin hat im Berufungsverfahren die über diese Zustimmungserklärung getroffene Feststellung nicht bekämpft. In ihrer Berufung hat sie sich nur gegen die Beurteilung durch das Erstgericht gewendet, daß diese Zustimmung unabhängig vom Zustandekommen eines Franchisevertrages zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der "Candy & Candy Handelsgesellschaft mbH" erteilt worden sei. Der damit im Zusammenhang als fehlend gerügten Feststellung, daß das Recht an dieser Marke Bestandteil des in Verhandlung stehenden Franchisevertrages sein sollte, bedurfte es nicht, weil dieser Umstand unstrittig ist.

Die Rechtsrüge ist nur insoweit im Recht, daß der vorliegende Unterlassungsanspruch nicht losgelöst von dem festgestellten Gestattungsvertrag beurteilt werden kann; das führt aber im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis:

Gestattungsverträge beseitigen zwar grundsätzlich die Rechtswidrigkeit des Gebrauches eines fremden Namens oder eines fremden Kennzeichens (SZ 23/179; SZ 48/125; ÖBl 1979, 94; ÖBl 1983, 169; GesRZ 1976, 96; 4 Ob 7/92; Aicher in Rummel, ABGB2 Rz 13, 15 zu § 43; Schuhmacher in Straube, HGB, Rz 13 zu § 37; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht16 Rz 67 zu § 16 dUWG). Wie weit eine solche Gestattung reicht, richtet sich immer nach den konkreten Umständen des Einzelfalles. Für eine derart weitreichende Zustimmung, wie sie das Erstgericht angenommen hat, bieten aber die getroffenen Feststellungen im Zusammenhalt mit dem unstrittigen Sachverhalt keine Handhabe. Die Beklagte hat nur behauptet, daß Karl-Dirk H***** auf die Frage, ob Einwände gegen die Registrierung des Wort-Bild-Zeichens "Candy & Company" in Österreich bestehen, erklärt habe, keinen Einwand zu erheben. Daß diese Zustimmung unabhängig vom Zustandekommen oder Fortbestehen des gerade verhandelten Franchisevertrages erteilt worden wäre, wurde demnach nicht ausdrücklich behauptet; nur der Inhalt dieser behaupteten Zustimmungserklärung steht fest. Unbestritten ist aber, daß damals über den Abschluß eines Franchisevertrages verhandelt wurde, in welchem das Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" als charakteristisches Merkmal des Franchisegebers angeführt war; nur während der Dauer des Vertrages sollte der Franchisenehmer berechtigt und verpflichtet sein, die Ausstattungsmerkmale und sonstigen Kennzeichen des Franchisenehmers zu benützen. Unter diesen Umständen (§ 914 ABGB) durften aber die Vertreter der Beklagten die mündlich erteilte Zustimmung nicht weiter auffassen. Ein redlicher, verständiger Erklärungsempfänger konnte eine solche Zusicherung nur dahin verstehen, daß sie bloß für den Fall des Zustandekommens und Fortbestehens des in Verhandlung stehenden Franchisevertrages erteilt wurde, die Verwendung ohne einen solchen Vertrag, etwa im Rahmen eines Konkurrenzbetriebes, aber nicht umfaßte. Ein so weitreichender, auch die Erteilung von Lizenzen an dem Kennzeichen an Konkurrenzunternehmen ermöglichender Gestattungsvertrag liegt somit nicht vor.

Ob die Beklagte beim Erwerb ihres Markenrechtes sittenwidrig gehandelt hat (siehe dazu ÖBl 1983, 50), braucht im vorliegenden Fall nicht beurteilt zu werden. Die Klägerin stützt den Unterlassungsanspruch auch auf das ihr von einem österreichischen Franchisenehmer übertragene Recht an der prioritätsälteren Marke "Candy & Company" Nr. 119.744. Dieses Kennzeichenrecht rechtfertigt das vorliegende Unterlassungshauptbegehren. Die Klägerin hat diese Marke nicht etwa deshalb erworben, um der Beklagten die Ausübung der Rechte aus einem gültigen Vertrag unmöglich zu machen. Nach den vorstehenden Ausführungen ist der beanstandete Kennzeichengebrauch durch die Beklagte von einem solchen Gestattungsvertrag nicht gedeckt. Unter diesen Voraussetzungen kann weder der Kennzeichenerwerb durch die Klägerin als sittenwidrig noch die Klageführung als rechtsmißbräuchlich beurteilt werden.

Der von der Beklagten behauptete Nichtgebrauch dieser Marke durch die Klägerin kann schon deshalb nicht zum Verlust des Markenschutzes führen, weil seit der Registrierung dieser Marke noch nicht fünf Jahre verstrichen sind; außerdem steht dem Gebrauch der Marke der Gebrauch eines ihr ähnlichen Zeichens gleich (§ 33a Abs 4 MSchG). Die Klägerin verwendet aber das ähnliche Wort-Bild-Zeichen "Candy & Company" (mit Dreieck und Bonbon).

Die Schutzfähigkeit der Marke der Klägerin zieht die Revision nicht mehr in Zweifel. Unterscheidungskraft haben - bei Wort-Marken - zwar grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (ieS) oder solche Wörter, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware (Dienstleistung), für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen; entscheidend ist dabei, ob die Wörter im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefaßt werden (ÖBl 1991, 254 mwN; ÖBl 1990, 24). Verbindungen von Wörtern der Umgangssprache, die sprachliche Neubildungen enthalten, in denen die sonst übliche Bedeutung der einzelnen Wörter so in den Hintergrund tritt, daß die Wortverbindung geeignet ist, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen und es von anderen zu unterscheiden, haben Kennzeichnungskraft (ÖBl 1979, 77; ÖBl 1981, 104; ÖBl 1986, 127). Die Eintragung fremdsprachiger Wörter in das österreichische Markenregister hängt grundsätzlich davon ab, ob diese Wörter im inländischen Verkehr als ausschließlich beschreibende Angaben (§ 4 Abs 1 Z 2 MSchG) oder als zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren allgemein gebräuchlich (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG) angesehen oder aber als Phantasiewörter aufgefaßt werden (ÖBl 1985, 41; Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht12, 350 f Rz 90 zu § 4 WZG). Im Interesse des Export- und Importhandels, insbesondere des inländischen Absatzes ausländischer Waren, kann aber ein Freihaltebedürfnis auch an solchen fremdsprachigen Angaben bestehen, die zwar im Ausland als beschreibend gelten, im Inland jedoch unbekannt sind und hier für Phantasieangaben gehalten werden, würde es doch sonst den Export- und Importkaufleuten unmöglich gemacht, die von ihnen aus- und eingeführten Waren in der Sprache des Ursprungs- oder Bestimmungslandes zu bezeichnen (ÖBl 1990, 165; Hohenecker-Friedl, Wettbewerbsrecht 178; PBl 1976, 117). Im vorliegenden Fall geht es nicht bloß um die Schutzfähigkeit des (amerikanisch-englischen) Wortes der Umgangssprache "Candy", sondern um die Wortverbindung "Candy & Company", aus der die Wortmarke der Klägerin ausschließlich besteht und welche zur Gänze in der Wort-Bild-Marke der Beklagten enthalten ist. Gewiß werden die einzelnen Wörter dieser Wortverbindung ungeachtet des Umstandes, daß sie nicht der deutschen Sprache angehören, auch in Österreich vom Publikum weitgehend verstanden werden; die sonst übliche Bedeutung der Wörter "Candy" (Süßigkeit, Konfekt) und "Company" (Gesellschaft, Begleitung) tritt aber in der Wortverbindung "Candy & Company" ("Süßigkeiten und Gesellschaft"; "Süßigkeiten und Begleitung") - insbesondere auch deshalb, weil die Verwendung Gesellschaftsverhältnisse andeutender Zusätze zur Kennzeichnung von Waren nicht häufig vorkommt -, derart in den Hintergrund, daß die gesamte Wortverbindung geeignet ist, die Waren der Klägerin von anderen zu unterscheiden. Damit liegt aber auch keine beschreibende Angabe vor, welcher wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz im Sinne des § 9 Abs 3 UWG nur unter der Voraussetzung zukäme, daß sie innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen eines Unternehmens gilt. Der Schutz einer solchen Wortkombination entzieht dem Import- und Exporthandel auch nicht das Wort "Candy" an sich zur Kennzeichnung von Süßigkeiten.

Die Wortfolge "Candy & Company" ist in der Wort-Bild-Marke der Beklagten zur Gänze enthalten. Da der Bildbestandteil der Marke der Beklagten zur Unterscheidung nichts Wesentliches beiträgt, ist auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Auch die Erteilung einer Linzenz an einer Marke ist eine Benützungshandlung im Sinne des § 9 Abs 1 UWG. Darauf, ob die Beklagte ihre Marke auch sonst gebraucht hat, kommt es ebensowenig an wie darauf, ob die Lizenznehmerin der Beklagten von dieser Lizenz unverändert Gebrauch macht.

Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO.