OGH 17Ob2/11k

Spruch:

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird dahin abgeändert, dass die Entscheidung - unter Einschluss des in dritter Instanz nicht bekämpften Teils - wie folgt zu lauten hat:

„Einstweilige Verfügung

Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Parteien gegen die beklagten Parteien auf Unterlassung wird den beklagten Parteien bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils ab sofort geboten, es zu unterlassen

1. die Marke VELUX im Zusammenhang mit der Werbung für den Austausch von VELUX Dachflächenfenstern durch eigene Produkte zu verwenden,

2. in einer vergleichenden Werbung unter Bezugnahme auf die Marke VELUX irreführende und nicht objektive Äußerungen dahin, dass bei einem Austausch eines gängigen Velux-Dachfensters durch ein R*****-Dachfenster eine rundum besser durchdachte Technik vorliege bzw das Velux-Dachfenster dadurch modernisiert werde und bei einem Velux-Fenster ein störender Flügel in den Raum rage, und ähnliche sinngleiche Äußerungen zu tätigen.

Das Mehrbegehren, den beklagten Parteien zu gebieten, es zu unterlassen

1. den VELUX Größenraster im Zusammenhang mit der Werbung für den Austausch von VELUX Dachflächenfenstern durch eigene Produkte zu verwenden,

2. in einer vergleichenden Werbung unter Bezugnahme auf die Marke VELUX ganz allgemein irreführende und nicht objektive Äußerungen zu tätigen, die Marke VELUX der erstklagenden Partei und/oder die Produkte der klagenden Parteien herabzusetzen und/oder den mit der Marke VELUX verbundenen guten Ruf im Rahmen von Werbung für eigene Produkte in unlauterer Weise auszunutzen, wird abgewiesen.

Die klagenden Parteien haben die Hälfte ihrer Kosten erster Instanz vorläufig selbst zu tragen, die andere Hälfte haben sie endgültig selbst zu tragen.

Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, jeder der beiden beklagten Parteien deren mit 743,08 EUR (darin 123,84 EUR USt) bestimmten anteiligen Äußerungskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.“

Die klagenden Parteien haben die Hälfte ihrer Kosten im Rekurs- und Revisionsverfahren vorläufig selbst zu tragen, die andere Hälfte haben sie endgültig selbst zu tragen.

Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, den beklagten Parteien die mit 2.576,40 EUR (darin 429,40 EUR USt) bestimmten anteiligen Kosten des Verfahrens zweiter und dritter Instanz binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Begründung

Die Erstklägerin ist Inhaberin mehrerer Gemeinschaftsmarken (Wort- und Wortbildmarken) VELUX und Inhaberin der österreichischen Wortmarke VELUX sowie der österreichischen Wortbildmarke VELUX; sie hat der Zweitklägerin das Recht eingeräumt, diese Marken beim Vertrieb von Dachflächenfenstern in Österreich zu verwenden.

Die Erstbeklagte, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Zweitbeklagten, ist auf die Herstellung, den Austausch und die Wartung von Dachflächenfenstern spezialisiert.

Der Markt für Dachflächenfenster in Österreich wird im Wesentlichen von den Klägerinnen und der Erstbeklagten bedient, wobei die Klägerinnen einen Marktanteil von ungefähr 85 % haben. Mit Velux-Dachflächenfenstern verbinden die angesprochenen Verkehrskreise höchste Qualitätsvorstellungen. Lange Zeit war es wegen der von Produkten der Mitbewerber abweichenden Abmessungen der Velux-Fenster nicht möglich, renovierungsbedürftige Fenster der Klägerinnen durch ein Fenster anderer Herkunft zu ersetzen. Die Beklagten brachten deshalb spezielle Standard-Renovierungsfenster zum Austausch gegen alte Fenstertypen der Klägerinnen auf den Markt und bewerben diese Produkte auch im Internet. Daneben bieten die Beklagten auch Standard-Renovierungsfenster für ihre Fenster und Renovierungsfenster nach Maß für den Austausch unabhängig von Baujahr, Hersteller und Größe des bisherigen Fensters an (Beil ./I).

In der beanstandeten Internet-Werbung der Beklagten finden sich - soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung - folgende Textpassagen:

„Typisch R*****: Immer eine passende Lösung. […] Gleich ob Austausch eines alten R*****-Wohndachfensters, eines gängigen Velux-Dachfensters oder komplette Maßanfertigung: Mit einem Renovierungsfenster von R***** entscheiden Sie sich für Premiumqualität und rundum besser durchdachte Technik.“

„Das Standard-Renovierungsfenster für gängige Velux-Typen. Sie möchten Ihr Velux-Dachfenster modernisieren? Dann haben wir exakt das Richtige für Sie. Das R*****-Standard-Renovierungsfenster aus pflegeleichtem Kunststoff ersetzt die gängigen Velux-Typen und bringt moderne Top-Schwingtechnik unter ihr Dach. […]“

Teil dieses Internet-Auftritts ist auch die grafische Wiedergabe eines Größenrasters mit dem Vermerk „Velux-Größenbezeichnungen“, der - geordnet nach Größen - eine Gegenüberstellung von Produktbezeichnungen der Beklagten mit solchen der Klägerinnen enthält.

Zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs stellen die Klägerinnen neben einem auf Lauterkeitsrecht beruhenden Sicherungsbegehren (das nicht Gegenstand des Revisionsrekursverfahrens ist) den auf markenrechtliche Grundlage gestützten Antrag, den Beklagten bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils ab sofort aufzutragen, es zu unterlassen, die Marke VELUX und/oder den VELUX Größenraster im Zusammenhang mit der Werbung für den Austausch von VELUX Dachflächenfenstern durch eigene Produkte zu verwenden,

hilfsweise, die Marke VELUX und/oder den VELUX Größenraster im Zusammenhang mit der Werbung für den Austausch von VELUX Dachflächenfenstern durch eigene Produkte ohne folgenden ausdrücklichen Hinweis zu verwenden: „®[Erstklägerin] ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nummer 34970 VELUX und der Gemeinschaftswortmarke Nummer 002131191, 651869 und 955609 VELUX. [Erstklägerin] und die VELUX-Gruppe sind weder mit [Zweitbeklagte] in irgendeiner Weise verbunden noch haben sie etwas mit den R*****-Dachfenstern zu tun“,

hilfsweise, die Marke VELUX und/oder den VELUX Größenraster im Zusammenhang mit der Werbung für den Austausch von VELUX Dachflächenfenstern durch eigene Produkte ohne ausdrücklichen Hinweis darauf zu verwenden, dass es sich bei VELUX um eine zugunsten der Erstklägerin registrierte Marke handelt.

Die Beklagten nutzten die Marke VELUX im Rahmen eines vergleichenden Werbehinweises auf die Marke der Erstklägerin, benutzten sie damit markenmäßig und erfüllten einen markenrechtlichen Verletzungstatbestand. Daran ändere auch die von den Beklagten verwendete Schrift nichts, die sich vom Markenbild unterscheide. Der Rechtfertigungsgrund nach Art 12 lit c GMV (Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware) sei nicht erfüllt, weil diese Benutzung nicht notwendig und nicht das einzige Mittel sei, dem Publikum eine Information über die Bestimmung der eigenen Produkte zu liefern, zumal die Beklagten ohnehin Fenster jeder Größe gegen eigene Produkte austauschten. Auch die Verwendung des VELUX Größenrasters für Werbezwecke der Beklagten sei nicht notwendig. Die beanstandete Benutzung der Marke entspreche nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel und nutze die Wertschätzung der Marke unlauter aus. Auch fehle jeder Hinweis darauf, dass VELUX eine zugunsten der Erstklägerin registrierte Marke sei.

Die Beklagten beantragen auch die Abweisung des auf Markenrechtsverletzung gestützten Sicherungsantrags. Sie verwendeten die Marke nicht als Herkunftshinweis, sondern lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Produkte. Der Markeninhaber sei nicht berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber bestehe; diese Bedingung sei im Anlassfall erfüllt. Die Beklagten verwendeten die Marke der Erstklägerin nicht so, wie sie die Markeninhaberin selbst zur Bezeichnung ihrer Waren verwende, sondern in normaler Textgröße und nicht in Großbuchstaben. Die Marke werde nicht herabgesetzt oder schlecht gemacht, auch werde deren Wertschätzung nicht in unlauterer Weise ausgenützt.

Das Erstgericht gab nur dem auf einen Lauterkeitsverstoß gegründeten Sicherungsbegehren statt und wies das auf markenrechtlicher Anspruchsgrundlage erhobene Hauptbegehren samt den dazu erhobenen Eventualbegehren ab. Es bestehe kein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch, weil das von den Beklagten verwendete Zeichen aufgrund seiner Schreibweise „Velux“ nicht mit der Wortmarke „VELUX“ ident sei. Der Unterschied sei groß genug, dass er einem durchschnittlichen Verbraucher auffallen müsse, weshalb keine Verwechslungsgefahr vorliege.

Das Rekursgericht änderte diesen Beschluss nur in seinem stattgebenden Teil, indem es das auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage erlassene Sicherungsgebot enger fasste, und bestätigte im Übrigen die Abweisung des Sicherungsantrags auf markenrechtlicher Grundlage; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Eine markenmäßige Benutzung, also der Gebrauch einer Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen auf eine Art, die dem Durchschnittsverbraucher nahelege anzunehmen, dass das Zeichen zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen anderer Herkunft diene, liege im Anlassfall nicht vor. Bei unbefangener Betrachtung des beanstandeten Werbetextes sei klar ersichtlich, dass damit Renovierungsfenster der Beklagten beworben würden; das Zeichen „Velux“ im Zusammenhang mit „Velux-Typen“, „Velux-Dachfenster“ oder „Velux-Größenbezeichnung“ sei dahin zu verstehen, dass damit jenes Fenster gemeint sei, das durch das beworbene Produkt ausgetauscht (und nicht erworben) werden könne. Es liege daher keine Benutzungshandlung der Beklagten iSd § 10a MSchG vor. Wäre in der Werbung bereits die Bezugnahme auf ein fremdes Produkt mit einer eingetragenen Marke unzulässig, wäre der an sich zulässigen vergleichenden Werbung ein weiter Anwendungsbereich entzogen; das könne man dem Gesetzgeber nicht unterstellen. Mangels markenmäßigen Gebrauchs des geschützten Zeichens durch die Beklagten gehe der auf einen Markenrechtseingriff gestützte Teil des Sicherungsantrags ins Leere. Die Klägerinnen könnten sich mangels Verwechslungsgefahr auch nicht auf Art 9 Abs 1 lit b GMV bzw § 10 Abs 1 Z 2 MSchG stützen: Aus dem beanstandeten Werbetext könne nicht abgeleitet werden, dass „Velux“ mit den Produkten der Beklagten in Verbindung stehe. Ein markenrechtlicher Schutz des „VELUX Größenrasters“ scheitere schon daran, dass dieser nicht als Marke geschützt sei.

Rechtliche Beurteilung​

Der Revisionsrekurs ist zulässig und auch berechtigt.

Die Klägerinnen bekämpfen allein die Abweisung des auf eine Markenrechtsverletzung gestützten Unterlassungsbegehrens und werfen dem Rekursgericht vor, von Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Markenverletzung im Rahmen vergleichender Werbung abgewichen zu sein.

1.1. Vergleichende Werbung ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Gewerbes, die die Absatzförderung zum Ziel hat und Produkte oder Dienstleistungen von Mitbewerbern unmittelbar oder mittelbar erkennbar macht (vgl EuGH C-533/06 - O2 Holdings Limited, Rn 42; C-487/07 - L'Oréal, Rn 52). Die Regelungen über vergleichende Werbung sollen dazu beitragen, dass Mitbewerber die Verbraucher über die Vorteile verschiedener Waren oder Dienstleistungen objektiv unterrichten können (ErwGr Nr 6 und 8 der RL 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2006 über irreführende und vergleichende Werbung).

1.2. Die Beklagten verwenden ein der Wortmarke eines Mitbewerbers entsprechendes Zeichen im Rahmen vergleichender Werbung, indem sie in den beanstandeten Ankündigungen ihre Produkte mit jenen der mitbewerbenden Markeninhaberin vergleichen.

1.3. Dass sich die verwendete Schrift (Velux) von der im Markenregister registrierten Schrift (VELUX) unterscheidet, ändert - entgegen der Auffassung des Erstgerichts - nichts an der Zeichenidentität: Einerseits hat der Anmelder einer Wortmarke keinen Einfluss auf die Wahl des von der Registrierungsbehörde verwendeten Schrifttyps, andererseits ist Schutzgegenstand einer Wortmarke die Wiedergabe in allen Standardschreibweisen und -schrifttypen (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 13 Rz 899; vgl auch GemeinschaftsmarkendurchführungsVO Regel 3 Abs 1, abgedruckt bei Engin-Deniz, MSchG² 773).

1.4. Die Beklagten verwenden ein der Marke identes Zeichen zur Kennzeichnung von Vergleichsprodukten eines Mitbewerbers im Rahmen vergleichender Werbung. Auch diese Benutzung ist eine markenmäßige (EuGH C-533/06 - O2 Holdings Limited, Rn 36, C-487/07 - L'Oréal, Rn 53; OGH 4 Ob 273/02d = ÖBl 2003, 182 - Kleiner Feigling). Es genügt nämlich, dass die fremde Marke in der Werbung für eigene Produkte verwendet wird (EuGH C-487/07 - L'Oréal, Rn 53). Hingegen kommt es - anders als das Rekursgericht unzutreffend meint - nicht darauf an, dass das Publikum irrtümlich meint, die Marke bezeichne Produkte des Werbenden.

1.5. Der Markeninhaber ist allerdings nicht berechtigt, einem Dritten die Benutzung eines seiner Marke identischen oder ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle für eine solche erforderlichen Zulässigkeitsbedingungen erfüllt (EuGH C-487/07 - L'Oréal, Rn 54). Ob im Fall vergleichender Werbung eine Markenverletzung vorliegt, hängt demnach davon ab, ob die vergleichende Werbung den Anforderungen der RL 2006/114/EG entspricht. Dies ist im Anlassfall aus folgenden Erwägungen zu verneinen:

2.1. Nach den Feststellungen besitzen die Klägerinnen einen Marktanteil von 85 % auf dem inländischen Markt für Dachflächenfenster, und die angesprochenen Verkehrskreise verbinden mit Velux-Dachfenstern höchste Qualitätsvorstellungen.

2.2. Wenn die Beklagte unter diesen Umständen ihre (Austausch-)Fenster im Rahmen vergleichender Werbung unter Nennung der Marke Velux bewirbt, verstößt sie gegen Art 4 lit f RL 2006/114/EG , weil sie den Ruf der Marke in unlauterer Weise zur Bewerbung ihrer eigenen Produkte ausnutzt. Die Unlauterkeit folgt aus dem Umstand, dass die Nennung der Marke des Marktführers unter den hier gegebenen Umständen nicht notwendig ist, um der Marktgegenseite für sie wesentliche Informationen zu vermitteln, kann doch jedes Dachfenster jedes Fremdherstellers gegen ein Produkt der Beklagten ausgetauscht werden. Die Beklagte verschafft sich daher ohne sachlichen Grund mit Hilfe des guten Rufs der fremden Marke ein Maß an Aufmerksamkeit, das ihren Produkten ohne die beanstandete Markennennung nicht in gleicher Weise zugute käme.

2.3. Damit kommt es nicht weiter darauf an, dass die beanstandete Markennennung darüber hinaus auch im Rahmen einer (gegen Art 4 lit a und d RL 2006/114/EG verstoßenden) irreführenden und herabsetzenden vergleichenden Werbung erfolgt ist, wie die Vorinstanzen im Rahmen der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts unbekämpft aufgezeigt haben.

2.4. Die unlautere Rufausnutzung beeinträchtigt die Herkunfts- und Werbefunktion der Marke der Klägerin (vgl EuGH C-487/07 - L'Oréal, Rn 58 mwN). Damit liegt eine Markenrechtsverletzung vor, und es bleibt zu prüfen, ob der Rechtfertigungsgrund nach Art 12 lit c GMVO (= Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL = § 10 Abs 3 Z 3 MSchG) gegeben ist, auf den sich die Beklagten berufen haben.

3.1. Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG).

3.2. Diese Bedingung ist Ausdruck einer Loyalitätspflicht im Hinblick auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers (EuGH C-558/08 - Portakabin, Rn 67). Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware ist notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel ist, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten (EuGH C-228/03 - Gillette/LA-Laboratories = ÖBl 2006, 87 [Gamerith], Rn 39). Der Werbende nutzt daher den Ruf von Unterscheidungszeichen seines Mitbewerbers nicht in unlauterer Weise aus, wenn ein Hinweis auf diese Zeichen Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem in Rede stehenden Markt ist (EuGH C-112/99 - Toshiba Europe, Rn 54).

3.3. Daraus folgt, dass der in Frage stehende Rechtfertigungstatbestand als Ausnahmebestimmung eng auszulegen ist. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Nutzung einer (zumindest) normal kennzeichnungskräftigen Marke zu beurteilen ist (17 Ob 28/08d = RIS-Justiz RS0124426). Der Hinweis auf Marken und andere Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers in vergleichender Werbung ist nur dann gerechtfertigt, wenn er für den von der RL 2006/114/EG verfolgten Zweck, die Verbraucher über die Vorteile verschiedener Waren oder Dienstleistungen objektiv unterrichten zu können, geeignet und erforderlich ist.

4.1. Nach diesen Grundsätzen liegt im Anlassfall der Rechtfertigungsgrund nach Art 12 lit c GMVO nicht vor. Eine Bezugnahme auf die Marke des Marktführers ist nicht notwendig, um die Produkte der Beklagten vermarkten zu können. Um dem Verbraucher deren Bestimmung vor Augen zu führen, genügt schon der Hinweis, dass sich die Fenster der Beklagten zum Einbau in Dachschrägen eignen und vorhandene Fenster jeden gängigen Dachfenster-Typs ersetzen können, wobei aber auch Maßanfertigung möglich ist. Der Hinweis auf die Marke der Erstklägerin ist somit keine Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem Markt für Dachfenster.

4.2. Daran ändert auch nichts, dass die beanstandete Werbung - wie die Beklagten in der Rechtsmittelgegenschrift behaupten - nur solche Fenster betrifft, die zum Ersatz von bestimmten Fenstern der Klägerinnen in bestimmten Formaten geeignet sind.

Da die Produktpalette der Beklagten auch nach Maß gefertigte Renovierungsfenster für den Austausch unabhängig von Baujahr, Hersteller und Größe des bisherigen Fensters umfasst, widerspricht es den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, unter diesen Umständen eine willkürliche Teilmenge aus dem eigenen Sortiment aus solchen Produkten zu bilden, die - aufgrund besonderer technischer Gegebenheiten (hier: Maße) - gegen Produkte eines bestimmten Mitbewerbers ausgetauscht werden können, um sodann diese Produktgruppe (die sich der Art nach nicht von anderen Renovierungsfenstern der Beklagten unterscheidet) unter Nennung der Marke des betreffenden Mitbewerbers vermarkten zu können.

Die beanstandete vergleichende Werbung ist demnach - entgegen der Auffassung der Beklagten - gerade nicht durch eine zwingende Kombination von Produkten und bestimmten technischen Vorleistungen (hier: Maße der Fenster) bedingt, weshalb die Nennung der fremden Marke auch nicht zur Information der angesprochenen Verbraucher unumgänglich notwendig ist.

4.3. Das Sicherungsbegehren umfasst auch das Verbot der Verwendung des VELUX Größenrasters im Zusammenhang mit der Werbung für eigene Produkte. Soweit damit unter markenrechtlichen Gesichtspunkten nur die Verwendung der Marke als Bezeichnung eines vom Mitbewerber stammenden Größenrasters untersagt werden soll, ist eine solche Benutzungshandlung schon im markenrechtlichen Unterlassungsgebot enthalten; eine „Größenraster-Marke“ besitzen die Klägerinnen hingegen nicht. Soweit unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten die Übernahme einer vom Mitbewerber stammenden Grafik untersagt werden soll, enthält das Rechtsmittel dazu keine näheren Ausführungen.

5. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerinnen beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 393 Abs 1 EO iVm §§ 43 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO. Die Klägerinnen haben zwei Sicherungsbegehren gestellt, von denen beide nur teilweise erfolgreich waren. Die Obsiegensquote beträgt demnach im Verfahren erster Instanz mangels anderer Anhaltspunkte 50 %. Im Rechtsmittelverfahren waren die Streitteile mit ihren Rechtsmitteln nur teilweise erfolgreich, auch hier war die Obsiegensquote im Zweifel mit der Hälfte auszumessen.